Napapijri c/ Geøgraphical Nørway : Précisions bienvenues sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marques

L’action en nullité d’une marque permet d’obtenir l’anéantissement de la marque qui ne respecte pas les conditions de validité légales (motifs absolus) ou qui porte atteinte aux droits antérieurs de tiers (motifs relatifs).

Avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019, cette action ne pouvait être exercée que dans le délai de prescription de droit commun, à savoir 5 ans à compter de la date de publication de la demande de marque.

La loi Pacte a introduit un article L716-2-6 au sein du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que l’action ou la demande en nullité d’une marque est imprescriptible. Cette loi étant entrée en vigueur au 24 mai 2019, une question centrale restait en suspens : qu’en était-il des marques pour lesquelles la prescription était déjà acquise au jour de l’entrée en vigueur de ce texte ?

La Cour de cassation met fin à ce débat aux termes d’un arrêt publié au Bulletin, riche d’enseignements essentiels à la stratégie contentieuse.

Cass. Com, 28 Janvier 2026, n°n°24-14.760

L’origine de l’affaire

La Société VF International, titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne « NAPAPIJRI » « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » et VF France, son distributeur en France, ont constaté que des vêtements imitant leurs produits et marques, le drapeau norvégien emblématique de la marque, avaient été commercialisés en France, générant 6 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Elles ont engagé en 2017 une action à l’encontre des différents exploitants de ces produits et le titulaire des marques françaises « GEØGRAPHICAL NØRWAY » en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire et en nullité de 5 de ces marques.

L’action en nullité des marques antérieures à la loi Pacte est, elle aussi, imprescriptible

Dans son arrêt du 15 mars 2024, la Cour d’appel de Paris avait déclaré les demandes en nullité de certaines marques prescrites, estimant que l’ancien délai de prescription demeurait applicable à ces marques enregistrées avant 2019.

La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt, notamment sur ce point. Elle confirme que les dispositions de la loi Pacte, prévoyant que l’action en nullité d’une marque est imprescriptible, s’appliquent également aux marques en vigueur au 24 mai 2019 et pour lesquelles la prescription était acquise sous l’ancien droit.

Pour ce faire, la Haute juridiction se fonde sur l’article 124, point III de la loi Pacte, qui prévoit que l’article L714-3-1 du Code (abrogé par l’ordonnance prise sur le fondement de la loi Pacte) « s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée ». Elle affirme que cet article est dépourvu d’ambiguïté : le législateur a voulu conférer un effet rétroactif à l’article L.714-3-1 qui est lui-même repris en substance à l’article L716-2-6 du même Code.

Ainsi, il reste possible d’agir en nullité à l’encontre de ces marques, quand bien même l’action était déjà prescrite au jour de l’entrée en vigueur de la loi Pacte.

Une exception toutefois : l’imprescriptibilité ne concerne pas les marques ayant fait l’objet de décisions ayant force de chose jugée.

Rappel de la distinction entre les actions en revendication de propriété et nullité d’une marque

L’arrêt est également éclairant sur une question procédurale en droit des marques : peut-on revendiquer la propriété d’une marque pour la première fois devant la Cour d’appel ?

Un rappel nécessaire : l’article 564 du Code de procédure civile précise que toute nouvelle prétention soumise à la Cour, sous certaines exceptions, est irrecevable. Ne sont pas considérées comme nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l’occurrence, les Sociétés VF sollicitaient pour la première fois devant la Cour d’appel, à titre subsidiaire, que leur soit transférée la propriété des marques qui auraient été déposées en fraude de leurs droits, sur le fondement de l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Selon les Sociétés VF, cette demande ne constituait pas une prétention nouvelle mais tendait aux mêmes fins que l’action en nullité présentée devant les premiers juges, à savoir de sanctionner l’auteur d’un dépôt effectué de manière frauduleuse ou de mauvaise foi, en le privant du bénéfice de la marque.

La Cour rejette toutefois cette analyse, rappelant que ces deux actions sont bien distinctes :

• L’action en revendication de propriété d’une marque a pour finalité de sanctionner le titulaire par le transfert du titre et laisse donc subsister la marque ;

• L’action en nullité, en revanche, permet de mettre à néant la marque en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi.

Elle affirme ainsi que la demande de revendication de propriété n’est donc ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément d’une demande de nullité de marque.

Cette prétention était donc irrecevable en appel, et aurait donc dû être formulée dès l’introduction de la procédure devant les premiers juges.  

L’appréciation de la mauvaise foi du déposant

Le dernier enseignement de cet arrêt concerne l’analyse de la mauvaise foi du déposant au sens de l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour rejeter la demande en nullité de la marque « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION », la Cour d’appel s’était fondée sur l’absence de similitude entre ce signe et la marque « NAPAPIJRI GEOGRAPHIC » en cause.

La Cour de cassation censure cette position. Elle affirme que la mauvaise foi du titulaire de la marque est indépendante de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en litige.

Elle adopte une position conforme à la jurisprudence européenne : il convient de procéder à une analyse globale des circonstances, mêmes postérieures au dépôt, afin d’apprécier si le titulaire de la marque contestée l’a déposée avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.

Le juge est donc invité à examiner toutes les circonstances permettant de caractériser une intention frauduleuse du déposant.  

Cet arrêt constitue un tournant procédural majeur : il ouvre la voie aux contestations de marques anciennes irrégulièrement enregistrées, réveillant ainsi l’insécurité de leurs titulaires, et invite à une vigilance accrue dès l’élaboration de la stratégie contentieuse.